21 Giu Nuovi orizzonti per il business della moda dalla sentenza della Corte Europea
Commento a cura di Maurizio Gardenal, Avvocato, Claudio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 21 giugno 2018
La Corte di Giustizia Europea ha reso in data 12 giugno 2018 un provvedimento in risposta ad un quesito posto da un tribunale olandese sul caso del noto produttore di scarpe con tacco alto e suola di colore rosso (di seguito più semplicemente A ); per una più corretta comprensione della fattispecie si rinvia al nostro precedente articolo
Il quesito consisteva nella richiesta “se la nozione di forma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 lettera e) iii), della direttiva 2008/95 sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore”.
Giova ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1 lettera e) iii), della direttiva stabilisce che il marchio d’impresa può essere escluso dalla registrazione o se registrato può essere dichiarato nullo qualora coincida con la “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.
Appare utile richiamare alcuni passaggi del dispositivo della Corte (sia pure nella versione italiana) contraddistinti dai numeri 21, 22, 23, 24, 27 come segue:
21 Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di “forma” va intesa generalmente, come sottolineato dalla Commissione europea, nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio.
22 Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.
23 Si pone tuttavia la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.
24 A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.
27 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto … non è costituito esclusivamente dalla “forma”, ai sensi di tale disposizione.
In virtù di quanto sopra si presume che il Tribunale olandese presso il quale è in essere il procedimento si avvii a concludere, fra l’altro, con un ordine di inibizione per il produttore concorrente di A con il conseguente ritiro dal mercato delle scarpe con tacco alto e suola rossa da questi realizzate.
Non sembra superfluo tuttavia notare alcune contraddizioni nel processo logico adottato dalla Corte.
Se da un lato si afferma (cfr. 22) “Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma” si deve ritenere che al contrario per disporre di una “spazialità” ossia di riconducibilità ad un oggetto occorra una qualche sorta di “forma”.
Invero, la domanda di registrazione del marchio A così recita “il marchio consiste nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa …”: sembra pertanto che il colore abbia un senso se applicato ad una forma ossia alla suola.
La stessa Corte sembra dubitare poiché introduce un elemento di incertezza nel concludere posto che si legge che ( cfr. 27 ) ” un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto … non è costituito esclusivamente dalla “forma”, ai sensi di tale disposizione”.
Anche qui si evince a contrariis che almeno in parte una “forma” occorra.
Conclusioni
La decisione della Corte – la prima sul tema specifico del colore – amplifica l’ambito di tutela brevettuale poiché stabilisce in linea di principio che ogni possibile segno atto a contraddistinguere una merce è idoneo a godere di un diritto di esclusiva industriale.
Il sostanziale riconoscimento che il marchio beneficia di protezione senza che debba necessariamente essere correlato ad una “forma” introduce nuove prospettive soprattutto per il business del lusso che si alimenta di creatività attingendo in larga misura al mondo dei colori nella sua ricca molteplicità.
L’ultima parola spetta, di fatto, al tribunale olandese che sarà tenuto ad aderire al dettato della Corte che di per sé è vincolante nonostante le antitesi segnalate.
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