06 Mar La nuova normativa statunitense in materia di brevetti

di Maurizio Gardenal e Alessandra Mariani
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 06 marzo 2013

Con l’entrata in vigore del “AIA” (America Invents Act) a far data dal 16 marzo 2013 la normativa brevettuale statunitense, fino ad oggi improntata al sistema del “first – to – invent”, è stata modificata in favore del sistema del “first – inventor –  to –  file” determinando così, per certi aspetti,  l’avvicinamento della disciplina USA al regime europeo.

Ne deriva che, mentre in precedenza era possibile ottenere il brevetto e le connesse garanzie poste a tutela del diritto di proprietà intellettuale dimostrando di essere l’autore dell’invenzione ( first – to – invent ), dal 16 Marzo 2013 il diritto di proprietà e di godimento esclusivo dell’invenzione verrà assicurato a coloro che per primi depositeranno la relativa domanda di brevetto ( first –  to –  file ).

Le nuove disposizioni normative tengono conto della data di deposito della domanda (data di priorità) anche se avvenuta all’estero. Al contrario, secondo una autorevole interpretazione, l’effetto invalidante della domanda nei confronti dei successivi depositi da parte di terzi si sarebbe verificato solo a partire dal momento in cui la richiesta fosse avvenuta sul territorio statunitense: non sarebbe stato pertanto possibile beneficiare degli effetti della priorità se la domanda fosse stata depositata in un paese straniero.

Considerate le maggiori garanzie in termini di prova fornite dalla precedente normativa, appare evidente l’interesse degli inventori ad affrettare il deposito di domande finalizzate alla registrazione entro il 16 Marzo 2013.

Per effetto del mutamento normativo, si avrà una concezione più estesa della nozione conosciuta sotto il nome di “stato della tecnica” (“prior art” ) che comprende tutte quelle conoscenze che, se rese note al pubblico, determinano la perdita della novità dell’invenzione, requisito imprescindibile per la sua brevettabilità. Sul punto è da segnalare che, sulla scorta della nuova disciplina, sono considerate “stato della tecnica” non soltanto le innovazioni rese note al pubblico attraverso pubblicazioni scritte, ma anche quelle divulgate oralmente.

“AIA” considera inoltre “prior art” il pubblico uso e la messa in commercio dell’invenzione prima del deposito della domanda, qualora queste avvengano, oltre che sul territorio USA, anche in un paese straniero.

La riforma non opera invece cambiamenti rilevanti per quanto riguarda la previsione di un “periodo di grazia” di cui può beneficiare l’inventore nel caso di pre-divulgazione. Ciò significa che la rivelazione dell’invenzione, tale da renderla accessibile al pubblico, non comporterebbe la perdita del requisito della novità se il deposito della relativa domanda avviene entro il termine di un anno diversamente dalla disciplina europea che considera la previa comunicazione alla stregua dello “stato della tecnica” opponibile ai fini della registrazione. Da sottolineare, tuttavia, che sarebbe possibile beneficiare di tale strumento di tutela solo se la pre-divulgazione avviene ad opera dell’autore dell’invenzione, mentre nel caso di rivelazione al pubblico da parte di terzi, si determinerebbe comunque una perdita del requisito della novità dell’opera.

Un’ulteriore aspetto degno di nota è costituito dalla “post grant review” grazie alla quale i terzi possono opporsi all’avvenuta concessione del brevetto in favore di un concorrente entro il termine di nove mesi. A fondamento dell’opposizione potranno essere dedotti elementi probatori quali, per esempio, eventuali precedenti pubblicazioni inerenti la rivendicata invenzione, o ancora, un suo precedente utilizzo o messa in commercio.

Per coloro ai quali fosse stata rigettata un’istanza è invece rimasta invariata la possibilità di ripresentarla per sottoporla nuovamente al vaglio dell’ufficio brevetti il quale, in sede di riesame, potrà essere chiamato a riconsiderare, fra l’altro, pubblicazioni non adeguatamente valutate in precedenza.

Considerata la recente introduzione dell’American Invents Act  non esistono ancora statuizioni giurisprudenziali – non va dimenticato che siamo in un sistema di “common law” –  in forza delle quali poter valutare con esattezza la portata normativa nonché l’effettiva operatività pratica della nuova disciplina.