05 Giu Canada la nuova legge sui marchi: suoni, sapori, colori diventano di proprietà esclusiva

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Christian Montana, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 5 giugno 2018

La nuova legge canadese sui marchi di impresa che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2019 ha esteso l’ambito di protezione a qualsiasi “sign or combination of signs “.

Il ” sign” viene qualificato come “a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign”.

La prospettata definizione prevede di fatto che ogni “entità” dotata di un supposto impulso distintivo si converta in diritto soggettivo di proprietà intellettuale “per se” senza correlarsi alla forma di un marchio bidimensionale o tridimensionale.

Nel caso, ad esempio, di un colore lo stesso potrà godere degli effetti dell’esclusiva senza che debba ricondursi ad un oggetto.

Il principio è stato consacrato anche dalla Suprema Corte statunitense nel 1995 con la sentenza nel caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 con la quale è stata riconosciuta validità all’uso e alla registrazione di in singolo colore come esclusivo tratto distintivo della provenienza di un prodotto.

Tuttavia, l’orientamento delle Corti statunitensi non è univoco sul tema poiché nel caso di un noto fashion designer europeo di scarpe di lusso con tacco alto da donna è stata negata nel 2012 la tutela alla particolare tonalità del colore rosso che contraddistingue la suola delle calzature prodotte da quest’ultimo sul presupposto che non fosse dotata di sufficiente contrasto con i colori esposti nelle altre parti della scarpa.

Pur essendo la specificità dell’immagine del colore posto nella suola pressoché consolidata presso il pubblico e associata dai consumatori all’azienda produttrice – quindi pur in presenza del requisito del secondary meaning – il titolare del marchio non ha avuto accesso alla protezione.

Va detto che lo stesso produttore è ora impegnato in un contenzioso simile di fronte alla Corte Europea di Giustizia investita della causa da una Corte olandese: anche in questa sede la vertenza ha ad oggetto la validità del marchio che si esprime nei peculiari tratti del colore che contraddistingue la superficie della suola.

Il procedimento è in corso ma l’Avvocato Generale si è già espresso sostenendo che nella fattispecie il colore non gode di tutela di per sé bensì in relazione alla forma dell’oggetto nel contesto della quale è stato collocato negando perciò validità al marchio sulla base dell’art. 3) (1)(e)(iii) della direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 ( Case C-163/16 ).

Tale disposizione stabilisce che il marchio d’impresa può essere escluso dalla registrazione o se registrato può essere dichiarato nullo qualora coincida con la “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

L’assunto dell’Avvocato Generale postula pertanto che il colore sia parte integrante della forma della calzatura nel suo complesso ivi compresa la suola e anche se il suo parere non è vincolante viene normalmente attentamente ponderato dalla Corte.

Conclusioni 
La norma canadese ha dilatato il campo di copertura della proprietà intellettuale con una narrativa difficilmente riscontrabile in altre disposizioni di pari natura sul piano internazionale.

Appare indubbiamente apprezzabile lo sforzo di aggiornamento e soprattutto di innovazione delle Autorità canadesi in confronto alla precedente regolamentazione anche sulla scorta del recente “richiamo” statunitense: cfr http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-05-11/usa-canada-colpevole-proprieta-intellettuale-come-cina-121405.php ).

Tuttavia, la prassi applicativa dimostra che i caratteri distintivi di un marchio di impresa- al di là di una astratta riscrittura delle norme – sono riconducibili in termini pratici a valutazioni che poggiano ogni volta sulla specificità delle casistiche.

Si è visto come la validità di un marchio possa essere negata in relazione ad un caso analogo sia pure con motivazioni essenzialmente diverse negli USA e in Europa in virtù di due modi diversi di pensare il diritto e dunque di differenti modelli giuridici.

Nondimeno, in entrambi i casi le Corti hanno dimostrato la capacità di non perdere di vista i principi fondamentali a cui è informata la concessione di una esclusiva industriale senza collidere con la dinamica economica che presiede ad un corretto rapporto di concorrenza fra i vari produttori di una stessa merce.

Nella descritta situazione il Canada dovrà dimostrare una ” praticità esecutiva” quantomeno pari alla ampiezza letterale dei nuovi precetti.

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