Canada: nuove disposizioni per i contratti di licenza di marchio

di Maurizio Gardenal, Avvocato, Sara Marchese, Dottoressa, Studio legale internazionale Gardenal & Associati di Milano
Articolo pubblicato su “Diritto 24″, rubrica del Sole24Ore.com, 23 novembre 2016

Salvo eccezioni, in passato, i contratti di concessione d’uso del marchio non erano riconosciuti dalla common law canadese: si pensava che tale segno distintivo dovesse ricondursi essenzialmente all’identità del prodotto concepito dall’imprenditore detentore dell’idea dalla quale aveva tratto origine il prodotto stesso e che pertanto quest’ultimo non avesse facoltà di diffondere il marchio per mezzo della licenza.

Con la progressiva globalizzazione degli scambi commerciali è venuto meno il rigore dell’assunto in virtù di un nuovo contesto economico propenso ad agevolare l’autonomia delle parti nello sviluppo del business in conformità a modelli contrattuali sempre più flessibili.
Nella descritta situazione, l’art. 50 della relativa legge canadese – nel ribadire che il marchio deve restare diretta espressione dei prodotti di colui che lo ha originato per contraddistinguerli – autorizza nondimeno la concessione in licenza dello stesso nel rispetto, tuttavia, di determinate condizioni.

Sul tema si è pronunciata recentemente la Corte d’Appello dell’Ontario con decisione resa nell’ottobre 2016 nel caso – Singh v Trump – indicando, fra l’altro, le condizioni di validità di un contratto di licenza di marchio d’impresa.

In questa sede ci limiteremo ad alcuni cenni allo scopo di comprendere meglio, in linea generale, i requisiti che dovrebbero presiedere alla stesura dello schema contrattuale.
Sul presupposto che l’utilizzo del marchio da parte del licenziatario viene equiparato a quello del licenziante il tema del controllo da parte di quest’ultimo assume rilevanza decisiva.

In siffatto contesto, anche se non è d’obbligo la forma scritta, sarebbe preferibile provvedere a negoziare e a redigere per iscritto un accordo nel quale disciplinare specificamente le modalità del controllo che il licenziante intende esercitare nei riguardi del licenziatario/i per garantire le qualità e i caratteri connessi con il marchio originario. In tal senso, l’accordo dovrebbe istituire una serie di prescrizioni e istruzioni – considerandosi ovviamente le specificità del caso – afferenti gli standard e le procedure d’uso che l’utilizzatore del segno distintivo sarà tenuto ad osservare.

Contestualmente, il proprietario del marchio dovrà esercitare un controllo “attivo” e così a titolo esemplificativo: ispezionare i locali dell’utilizzatore, prendere visione dei prodotti e imporre, se del caso, ogni più opportuna modifica.

Se si considera che il fondamento della regolamentazione in parola dovrebbe essere la tutela del destinatario finale del prodotto ad una corretta e veritiera informazione l’approccio canadese sembrerebbe orientato in tale direzione.

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